こんにちは
２９条の２の他の出願について外国語のケースを考えてみます。国際特許出願や外国語書面特許の場合に他の出願の基準は外国語の原文に基づくのでしょうか、それとも日本語の翻訳に基づくのでしょうか。
日本に翻訳文が提出されなかった場合は２９条の２はどうなるのでしょうか。
おなじみの２９条の２の条文ですがあたらためて確認しましょう。
第二十九条の二
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
--------------- 特許法 第二十九条の二 引用ここまで ------------
他の特許出願として比較の基準にするのは願書に最初に添付した明細書等で外国語書面では外国語の原文になります。普通は外国語でも翻訳でも同じ内容のはずですが、万一誤訳や後から補正した場合など食い違う場合は最初に出した外国語のほうが２９条の２の基準とされるわけです。日本での権利範囲は日本語翻訳が基準とされますので、２９条の２の外国語書面を基準とするのはうっかりしやすいところです。
２９条の２に関連の深いものに、PCTで海外から日本に移行される外国語特許出願について１８４条の１３があります。
（特許要件の特例）
第百八十四条の十三
第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願（第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。）であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
--------------- 特許法 第百八十四条の十三 引用ここまで ------------
２９条の２の他の出願
PCT出願を２９条の２の他の出願としたときは、比較の他の出願の基準日は国際出願日（優先権主張を伴う出願の場合は優先権主張日）で判断されます。（本願の基準日は以下の特許審査基準の表を参照ください。）しかし、外国語で国際公開したとしても、最終的にそれを日本語に訳されたものが提出されず、日本で国内公表されていなければPCT指定国の中から日本から取り下げられたとみなされますので２９条の２の他の出願、つまり拡大先願の地位はありません。
なお国際公開後に出願したものに対しては、何語であろうが、すでに公知になってしまっているので、そもそも拡大先願の特許法２９条の２の話ではなく、特許法２９条１項の新規性、進歩性の判断の対象になります。
ではちょっと例外的なケースで、翻訳文は期限内に提出したが、該当の発明部分が部分的に翻訳されてなかった場合はどうなるのでしょうか。この場合は翻訳が提出されているので取下げとはみなされません。”第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた”という点に該当しないのです。
そして、拡大先願の判断（他の出願である基準明細書等）は翻訳文である国内公表ではなく、願書に最初に添付した原文（英語など）である国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に基づいて判断されます。
外国語書面出願においても条文は違いますが同様の考え方で出願当初の原文で公開されたものが基準となります。
青本には以下の説明がありました。
また、平成六年の一部改正においては、外国語書面出願制度が導入され、出願公告制度が廃止されたことに伴い、次のような改正が行われた。外国語書面出願が先願である場合も、その出願日において発明の内容を開示して提出された書面である外国語書面が後日出願公開等により公開されれば、外国語書面に記載された発明と同一の後願の発明は、社会に対し新規な発明を公開することにはならない。この点では、外国語書面出願も通常の特許出願と変わりがないため、出願公開等がされた先願の外国語書面出願の外国語書面に記載されている発明と同一発明についての後願は拒絶されることとした。
--------------- 青本 第二十九条の二 引用ここまで ------------
日本語特許出願の場合
外国語特許出願ではなく、PCTでの日本語特許出願の場合はどうなるのでしょうか。
これは翻訳文を出す必要がもともとありませんので”第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた”という点に該当しません。
つまり、日本を指定国から外さないかぎり、そのまま国内段階でも日本に出願されることになります。また国際出願後は自動的に（元が日本語なので日本語で）国際公開も行われるので、２９条の２の他の特許出願となります。その基準日は国際出願日となります。
詳細はリンク先の特許審査基準を参照ください。
２９条の２基準日のおさらい
基準日は他の出願の基準日と本願の基準日をそれぞれ考える必要があります。国際特許出願のときは、基本はどちらの場合も国際出願日（優先権主張を伴う出願の場合は優先権主張日）です。
第 3 章 拡大先願(特許法第 29 条の 2)
6.1.4 外国語書面出願、国際特許出願又は国際実用新案登録出願
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300.pdf
6.2 本願が分割出願、優先権主張を伴う出願等である場合
２９条の２では出願人同一もよく論点になります。
出願人同一の判断タイミングは優先権主張をつかっても、優先日にはならないのが普通です。でもややこしいことに分割、変更は原出願なんですね。
これも審査基準を参照ください。
